#Fallos Espejito espejito: Las marcas AVON y SAVON, además de no ser confundibles fonéticamente, convivieron durante un tiempo significativo generando su propia clientela

Partes: Raymos SACI c/ Avon Products Inc s/ cese de oposición al registro de marca

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 16-oct-2020

Cita: MJ-JU-M-128777-AR | MJJ128777 | MJJ128777

Se declara ilegítima la oposición que efectúa el titular de la marca AVON al registro de la marca SAVON, por cuanto además de no ser confundibles fonéticamente, estas marcas convivieron durante un tiempo significativo, generando su propia clientela.

Sumario:

1.-Corresponde declarar infundada la oposición al registro de marca, toda vez que la letra ‘S’ en ‘SAVON’ no es un agregado insustancial porque le da a la palabra el sentido de ‘jabón’ en francés y sólo un individuo ajeno al universo de consumidores calificados -como la clientela de ambas empresas- podría confundirla con ‘AVON’; a lo que se suma que el peligro de confusión se diluye si los signos enfrentados han coexistido en el mercado durante un tiempo significativo, pues esa circunstancia autoriza a presumir que cada litigante generó su propia clientela sin aprovecharse indebidamente del prestigio del otro.

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Fallo:

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de octubre del año dos mil veinte, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos «Raymos SACI c/ Avon Products Inc s/ cese de oposición al registro de marca», y de acuerdo al orden de sorteo el doctor Guillermo Alberto Antelo dijo:

I. El 6 de octubre de 2014, la firma Raymos S.A.C.I. («Raymos») solicitó el registro de la marca mixta «RAYMOS SAVON» (y diseño) en la clase 3 del nomenclador internacional, la que después limitó a «jabón ácido para la higiene femenina» (acta n°3.358.954). Una vez cumplida la publicación de estilo se presentó Avon Products Inc. («Avon») oponiéndose al pedido por entender que había confusión con su marca «AVON», registrada en la misma clase (registros n° 2.458.207, n° 3.261.888 y n° 2.539.238).

Como la mediación no tuvo éxito, Raymos demandó a Avon con el objeto de que se declarara infundada la oposición y se continuara con el trámite de inscripción (fs. 20/21vta. y fs. 62/69).

Avon compareció, contestó la demanda y reconvino por el cese del uso de la marca «SAVON» (y diseño)», tal como se la describe en el acta 3.358.954 (fs. 110/119).

La actora contestó el traslado de la reconvención en los términos del escrito de fs. 152/155vta. y planteó la prescripción cuyo tratamiento difirió el magistrado para el momento del dictado de la sentencia definitiva (fs. 191).

II. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda declarando infundada la oposición de Avon, con costas. Consecuente con ello, rechazó la reconvención deducida, con costas (fs. 384/390vta.).

En primer lugar, el magistrado reconoció el interés legítimo de ambas partes; en segundo lugar precisó que el cotejo debía llevarse a cabo teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:la selectividad del público consumidor de los productos de una y otra empresa y la especial atención que pondrán al adquirirlos; la disimilitud en las raíces de ambas marcas; la notoriedad de «AVON» como factor de diferenciación; la propiedad de Raymos sobre la marca «RAYMOS SAVON» -registro Nº 2.561.023- y el uso que de ella hizo la actora para identificar jabones sin que Avon hubiera tomado medidas al respecto, lo que evidenciaba la coexistencia pacífica de los signos. Después de analizar los planos fonético, conceptual y gráfico concluyó que las diferencias tenían más relevancia que las semejanzas, lo que aventaba el peligro de confusión. Entonces juzgó que la oposición era infundada al igual que la reconvención.

III. Contra dicho pronunciamiento apeló la demandada reconviniente (fs. 397 y auto de concesión de fs. 400), quien expresó agravios a fs. 415/428, dando lugar a la réplica de fs. 430/443vta.

Median también recursos contra las regulaciones de honorarios que serán tratados, según sea el resultado al que se arribe, al finalizar el presente Acuerdo.

La recurrente se agravia, en resumidas cuentas, del resultado del cotejo marcario realizado, del acogimiento de la demanda y del rechazo de la reconvención.

IV. La primera cuestión a dilucidar radica en establecer si la marca «RAYMOS SAVON y diseño» es confundible con las marcas «AVON», y «AVON y diseño». Sólo en caso de que la respuesta sea afirmativa, corresponderá expedirse sobre la procedencia de la reconvención.

A los fines indicados, recuerdo dos reglas orientadoras en este tipo de controversias; la primera tiene que ver con la necesaria ponderación de las «circunstancias adjetivas» de la causa (Fallos: 237:299 y 272:290; esta Sala, causa nº 744/07 del 16/04/2015 y sus citas, entre muchas otras; Sala II, causa nº 9686/00 del 22/06/2007); la segunda, con el lugar en el que debe situarse el juez para realizar el cotejo y el método que debe seguir para solucionar el caso (conf.esta Sala, causa n° 16898/95 del 07/07/1998 y sus citas, entre otras).

Entrando al examen de las circunstancias, observo que la empresa extranjera Avon es titular de los registros en la clase 3 del nomenclador internacional que indico a continuación, los cuales están vigentes y constituyeron el fundamento de su oposición: a) «AVON» -denominativa, resolución N° 2.458.207-, concedida para proteger «perfumería, aceites esenciales, cosméticos, productos de tocador, inclusive jabones de tocador, lociones capilares, dentífricos, limas de papel o tela de esmeril para uñas, desodorantes y antitranspirantes de uso personal»; b) «AVON» -denominativa, resolución N° 2.635.121-, limitada a «jabones medicinales, dentífricos medicinales»; y c) «AVON y diseño» -mixta, resolución N° 2.750.703-, otorgada para proteger todos los productos de la clase 3 excepto «paños impregnados de detergente para limpieza» (ver informativa del INPI de fs. 202/253 -en especial fs. 211vta., fs. 221 y fs. 230-, y sitio del INPI https://www.argentina.gob.ar/inpi/marcas/buscar-e-investigarmarcas).

Por su parte, Raymos ya es titular de «RAYMOS SAVON» en la clase 3 pues obtuvo su registro, como marca meramente denominativa, el 22 de marzo de 2013 para distinguir todos los productos de dicho renglón del nomenclador (resolución n° 2.561.023 de esa fecha conf. documental de fs. 52/53vta. e informativa del INPI de fs. 303/308, en especial fs. 309). Antes de la solicitud que dio lugar a este proceso, lo estuvo explotando comercialmente para distinguir un jabón de higiene íntima femenina durante años, según surge de los catálogos de los años noventa y del informe de ventas de dicho producto entre 2008 y 2017 (ver certificación contable del informe; originales de los vademécum de la revista Kairos de los años 1990, 1993, 1998, aportados como documental a fs. 67/vta., reservados a fs. 70vta., que se tienen a la vista, y las copias de los mismos que lucen agregadas a fs. 134/151, cuya autenticidad fue negada a fs.181vta., punto III, pero probada con la informativa de Clyna S.A. de fs. 282/300; carta documento con fotografías aportada por la demandada a fs. 81/82vta.; y fotografías insertas en su expresión de agravios a fs. 419vta.).

Otra circunstancia relevante es el modo en que los litigantes usan sus marcas y sus contrastes con los registros de cada cual (esta Sala, causas n° 12666/94 del 13/04/2000 y n° 8848/00 del 29/08/2006).

Raymos utiliza «SAVON» en el frente del envoltorio del jabón que comercializa. El vocablo está impreso con grafía corriente fina en tono azul, toda en minúscula y en fondo blanco, y ocupa poco menos de un tercio de la parte central de mayor superficie en el que se presenta el producto; también aparece en los laterales adyacentes de menor tamaño, con grafía blanca en fondo rosa pálido. El vocablo «RAYMOS» apenas puede verse a simple vista en uno de los laterales, dentro de una figura rectangular, arriba de la cual hay un dibujo que evoca la figura estilizada de un icono de retorta monocromo (fs. 81/82 y fs. 419vta.).

Avon, por su parte, es la conocida empresa de origen estadounidense dedicada, predominantemente, a la producción de artículos de cosmética femenina, que se centra en la atención y el cuidado de la estética de la mujer (https://www.avon.com.ar). La única prueba del modo en que emplea sus marcas son las impresiones de su sitio en la red correspondientes a 2017; en ninguna de ellas figura el vocablo «AVON» ya que sólo hay cuatro jabones con los nombres «Encanto Elegancia Jabón Líquido», «Encanto Delicadeza Jabón Líquido», «Encanto Seducción Jabón Líquido» y «Encanto Jabón Exfoliante Corporal Perfumado Pitanga» (ver fs. 86/94, fs. 331/339, y constatación de fs.310/vta.). Sólo si uno ingresa al sitio en la actualidad, encuentra jabones líquidos para manos identificados como «Avon Naturals» y jabones faciales publicitados como «Clearskin by Avon».

Volviendo sobre la segunda de las reglas que mencioné al principio (posición que debe asumir el juez), el público al que están destinados los productos de uno y otro litigante es altamente calificado y, por lo tanto, supera el estándar promedio. Ese es el punto de vista que debo adoptar para realizar el cotejo.

La confrontación de «SAVON» y «AVON» está justificada sólo en la proporción del reducido uso que la oponente ha hecho de la segunda. No puedo prescindir de la asociación espontánea que suscita «AVON» con el grupo empresario homónimo que ha tenido un desarrollo sostenido en el mercado de la cosmética femenina a lo largo de una centuria.

La letra «S» en «SAVON» no es un agregado insustancial porque le da a la palabra el sentido de «jabón» en francés (Larousse, Diccionario, 1993). Sólo un individuo ajeno al universo de consumidores calificados que definí podría confundirla con «AVON» pasando por alto el significado conceptual referido -fácilmente aprehensible por la mayoría- e ignorando las marcas insignia con las que la demandada distingue a sus jabones (esta Sala, causas 3871/98 del 13/05/2004, n° 8052/04 del 15/07/2008 y n° 506/15 del 19/07/2019).

V. Por otro lado, tiene relevancia el diseño que compone la marca solicitada. Él coincide casi por completo con el que usó la actora a lo largo de años en la envoltura del jabón íntimo que comercializó (confr. fs. 1, fs. 2, fs. 6 y fs. 14, con fs. 81/82vta.y fs.

419vta). Frente a ello, es aplicable una tercera regla según la cual, el peligro de confusión se diluye si los signos enfrentados han coexistido en el mercado durante un tiempo significativo, pues esa circunstancia autoriza a presumir que cada litigante generó su propia clientela sin aprovecharse indebidamente del prestigio del otro (esta Sala, causas n° 11028/04 del 29/03/2012, n° 546/08 del 24/04/2014; y nº 1558/12 del 6/07/2016).

Lo expuesto basta para desestimar los argumentos de la apelante sobre las diferencias entre la marca registrada de Raymos y la que ésta pretende registrar, omitidas por el juez (recurso, fs. 418/421, punto «A» y, en especial, fs. 424/426, punto C).

La alegada notoriedad de AVON debilita todavía más la posición de la recurrente porque, en todo caso, ella pesa en la memoria del potencial comprador calificado y atento, como un elemento claramente distintivo que lo previene de asimilaciones indebidas.

Al no ser confundible el signo de la peticionaria con los de la oponente, concuerdo con el juez de grado en declarar ilegítima la oposición.

La conclusión a la que arribo conduce a la confirmación del rechazo de la reconvención, ya que el ius prohibendi no puede hacerse valer contra marcas que no son confundibles con la del reconviniente.

Por ello, juzgo que la sentencia debe ser confirmada, con costas a la demandada (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Así voto.

Los doctores Ricardo Gustavo Recondo y Eduardo Daniel Gottardi, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto de lo que doy fe.

Buenos Aires, 16 de octubre de 2020.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas a la demandada (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Primera instancia: Por la forma en la que se resuelve, corresponde atender a los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios de fs.390/vta. (ver fs. 397, fs. 398, fs. 399, y concesiones de fs. 400).

Los doctores Guillermo A. Antelo y Ricardo G. Recondo, dicen:

Teniendo en cuenta la base regulatoria tomada por el Tribunal en este tipo de juicios (ver causas «Valydar n° 7288/03 del 20/05/2010 y «Nova» n° 5794/11 del 31/10/2017); la naturaleza del proceso (fs. 70); el resultado obtenido; el mérito, la eficacia y extensión de la labor desarrollada por los profesionales, el carácter en el que actuaron y las etapas efectivamente cumplidas, se elevan los honorarios regulados a los letrados de la parte actora, doctor Carlos Jorge Mac Culloch (apoderado) a la suma de $.-$.correspondientes a la ley 21.839 y $.equivalentes a .UMA de acuerdo a la ley 27.423- y doctor Marcos Andrés Kloosterman (patrocinante) a la suma de $.-$.correspondientes a la ley 21.839 y $.equivalentes a .UMA de acuerdo a la ley 27.423-, y los de los letrados de la demandada, doctor Gustavo P. Giay (apoderado) a la suma de $.-$.correspondientes a la ley 21.839 y $.equivalentes a .UMA de acuerdo a la ley 27.423- y doctora Verónica M. Canese (patrocinante) a la suma de $. -$.correspondientes a la ley 21.839 y $.equivalentes a 36,42 UMA de acuerdo a la ley 27.423 (art. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la 24.432. y arts. 16, 20 y 29 de la ley 27.423. Acordada 2/2020 C.S.J.N).

Segunda instancia: atendiendo al resultado del recurso y a la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establece a favor de los letrados de la parte actora, doctores Carlos Jorge Mac Culloch y Marcos Andrés Kloosterman, las sumas de $.-.UMAy $.-.UMA-, respectivamente, y de los de la demandada, doctores Martín Gabriel Chajchir y Verónica M.Canese, las sumas de $.-.UMA- y $.-.UMA-, respectivamente (Acordada 2/2020 CSJN y artículo 30 de la ley 27.423).

El doctor Eduardo Daniel Gottardi, dice:

En atención al mérito, a la extensión, y a la eficacia de todas las labores desarrolladas en la anterior instancia, a la naturaleza del juicio y teniendo en cuenta que se trata de un conflicto marcario, se elevan los honorarios regulados a los letrados de la parte actora, doctor Carlos Jorge Mac Culloch (apoderado) a la suma de $.-$.correspondientes a la ley 21.839 y $.equivalentes a .UMA de acuerdo a la ley 27.423- y doctor Marcos Andrés Kloosterman (patrocinante) a la suma de $.-$.correspondientes a la ley 21.839 y $.equivalentes a .UMA de acuerdo a la ley 27.423-, y los de los letrados de la demandada, doctor Gustavo P. Giay (apoderado) a la suma de $.-$.correspondientes a la ley 21.839 y $.equivalentes a .UMA de acuerdo a la ley 27.423- y doctora Verónica M. Canese (patrocinante) a la suma de $.-$.correspondientes a la ley 21.839 y $80.550,60 equivalentes a .UMA de acuerdo a la ley 27.423 (art. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la 24.432. y arts. 16, 20 y 29 de la ley 27.423. Acordada 2/2020 C.S.J.N).

Segunda instancia: atendiendo al resultado del recurso y a la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establece a favor de los letrados de la parte actora, doctores Carlos Jorge Mac Culloch y Marcos Andrés Kloosterman, las sumas de $.-.UMA- y $.-16,49 UMA-, respectivamente, y de los de la demandada, doctores Martín Gabriel Chajchir y Verónica M.Canese, las sumas de $.-.UMA- y $.-.UMA-, respectivamente (Acordada 2/2020 CSJN y artículo 30 de la ley 27.423).

Por lo expuesto, se elevan los honorarios regulados a los letrados de la parte actora, doctor Carlos Jorge Mac Culloch (apoderado) a la suma de $.-$.correspondientes a la ley 21.839 y $.equivalentes a 19,05 UMA de acuerdo a la ley 27.423- y doctor Marcos Andrés Kloosterman (patrocinante) a la suma de $.-$.correspondientes a la ley 21.839 y $.equivalentes a .UMA de acuerdo a la ley 27.423-, y los de los letrados de la demandada, doctor Gustavo P. Giay (apoderado) a la suma de $.-$.correspondientes a la ley 21.839 y $.equivalentes a .UMA de acuerdo a la ley 27.423- y doctora Verónica M. Canese (patrocinante) a la suma de $.-$.correspondientes a la ley 21.839 y $.equivalentes a .UMA de acuerdo a la ley 27.423-.

Asimismo, por la Alzada, se establece a favor de los letrados de la parte actora, doctores Carlos Jorge Mac Culloch y Marcos Andrés Kloosterman, las sumas de $.-.UMA- y $.-.UMA-, respectivamente, y de los de la demandada, doctores Martín Gabriel Chajchir y Verónica M. Canese, las sumas de $.-. UMA- y $.-.UMA-, respectivamente (Acordada 2/2020 CSJN y artículo 30 de la ley 27.423).

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Ricardo Gustavo Recondo

Eduardo Daniel Gottardi

Fuente: https://aldiaargentina.microjuris.com/2020/11/26/fallos-espejito-espejito-las-marcas-avon-y-savon-ademas-de-no-ser-confundibles-foneticamente-convivieron-durante-un-tiempo-significativo-generando-su-propia-clientela/
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